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在科创企业中，专利权作为一种最常见的知识产权出资形式，以所有权出资容易理解，但专利使用权是否可以用于出资？其评估方式、交付依据及出资不足的认定等问题又该如何解决？团队继续带来公司法经典案例解析，欢迎关注。
01 案情简介
1、2012年4月，上海汉光以汉光瓷的自有知识产权、专有技术、商业秘密出资，与上海伟仁、上海安济签署《江西汉光陶瓷项目合作协议书》，共同向江西汉光陶瓷有限公司增资。
2、上海汉光无形资产出资的价值为1800万元，占注册资本的30%，具体包括汉光瓷坯釉专有配方(商业机密)、制泥的工艺技术、全资控股的上海汉光陶瓷制造有限公司所有的‘汉光瓷’注册商标的使用权、李遊宇先生发明的《高温釉下彩发明专利》使用权、全资控股的上海陶瓷博览中心有限公司所有的外观设计专利的使用权等。
3、同年11月份，上海汉光委托银信资产评估有限公司对于拟用于出资的上述无形资产进行评估，其中专有技术使用权(汉光瓷制造工艺过程的关键技术)评估价值为1809万元。
4、2013年1月份，各方股东签署补充协议，特别提到为了保证目标公司的经营需要，上海汉光与目标公司签订《排他性商标使用许可合同》、《排他性发明专利、外观设计专利许可使用合同》，如有需要由各方配合甲方负责到国家商标局、专利局完成备案登记程序。
5、同年7月份，公司通过章程及股东会决议，对于股东出资事宜再次作出调整，其中上海汉光的汉光制造工艺过程专有技术使用权评估价值为1,809万元，投资价值确认为1,800万元。
6、后续各方股东因为出资问题产生争议，伟仁公司向法院起诉要求上海汉光履行股东出资义务，立即向景德镇汉光以货币方式缴付增资款1,800万元及违约金等。
02 裁判观点
上海市黄浦区人民法院经审理【案号：(2017)沪0101民初33885号】认为：本案焦点为上海汉光是否按照合作协议书和补充协议履行了合同义务。
1、上海汉光提供的APEC元首夫人用瓷的网上资料、APEC元首夫人用瓷产品宣传册、产品宣传册、请柬和景德镇人民政府关于表彰景德镇陶瓷股份有限公司等单位和宁钢等个人的决定、纪念品设计方案说明书、江西出入境检验检疫局景德镇陶瓷检验中心出具的检验报告可以证明景德镇汉光已经使用上述专有技术生产出相关产品，并得到景德镇汉光的确认。
2、上海汉光提供的技术人员名单证明了其已经将专有技术授权给予专人掌握，而且已经生产出相关产品，并得到相关政府部门和景德镇汉光的确认。
3、评估报告中载明评估范围为原合作协议中约定内容的第一部分的‘使用权’，如‘商标使用权’、‘副牌商标使用权’、‘发明专利使用权’‘外观设计专利使用权’均未进入”,无法推导出伟仁公司所称技术出资是所有权，应当用所有权进行评估的主张。
4、上海汉光提供的排他性发明专利、外观设计专利许可使用合同、排他性商标使用许可合同证明了其按约与景德镇汉光签订了相关合同。上海汉光以其全资子公司上海汉光陶瓷制造有限公司和上海陶瓷博览中心有限公司所拥有的商标权，发明专利和外观设计专利出资符合双方合作协议和补充协议的约定。
故一审法院未支持伟仁提起的诉讼请求，原告不服，继续提起上诉。上海市第二中级人民法院经二审审理【案号：(2018)沪02民终9872号】认为：本案焦点问题为在景德镇汉光增资的过程中，上海汉光是否履行了对应1,800万元出资金额的无形资产出资义务。
1、根据案涉合作协议、补充协议的约定，上海汉光以无形资产出资的范围为相应的工艺技术、注册商标的使用权、发明专利及实用新型专利的使用权等。故，处理本案争议的关键在于如何界定上述无形资产的交付标准。
2、因上述无形资产分属不同所有人，上海汉光提供相应文件材料证明(证明材料与清单作为协议附件)，并完成符合无形资产出资要求的评估报告。另需签订《排他性商标使用许可合同》、《排他性发明专利、外观设计专利许可使用合同》等。因此，对于上海汉光无形资产出资的交付标准已经涉案协议双方作出了约定。
3、结合景德镇公司已经生产出汉光瓷产品，使用了案涉商标对外销售等事实，可以认定上海汉光对案涉协议中约定的无形资产出资义务，已经按约履行完毕。
4、就陶瓷生产专有技术而言，应指原料配方、烧制工艺等技术参数，对于上述商业秘密的交付使用显然具有其特殊性，不像专利、商标权等可以通过出具排他性使用的书面授权方式加以完成，协议对此仅约定为授权给予专人掌握。原审中上海汉光已经就此申请景德镇汉光员工到庭作证掌握了该项技术。
5、伟仁公司主张的上海汉光应当以无形资产的所有权出资，而非使用权。该主张与双方协议约定的无形资产出资方式相悖，法院不予认可。
综上，二审法院认为一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持，遂作出了维持原判的判决。
03律师解析
1、现行《公司法》第27条确定了“知识产权”可以作为非货币出资方式中的一种。据此，以专利所有权向公司出资是毫无疑义的，而专利使用权是否可以出资，规则尚不明确，各地在实际执行上存在一定差异，需要与属地登记机关进行具体的落实。
2、目前网上可以查询到的支持专利使用权出资的地方政策，比如上海市长宁区人民政府于2011年2月发布《关于支持区域经济创新驱动、转型发展试行意见》【文号：长府办〔2011〕16号】，其第十三条规定：“扩大知识产权出资范围，开展专利使用权、域名权等新类型知识产权出资试点工作”。
再如湖南省科学技术厅、湖南省工商行政管理局和湖南省知识产权局曾于2014年12月联合发布《关于支持以专利使用权出资登记注册公司的若干规定(试行)》【文号：湘科政字〔2014〕144号】。虽然已经到期失效，但从中也可以看到对于专利使用权出资的一些限制，包括专利许可方式为境内独占许可，即仅能允许目标公司使用；持续获取与目标公司业务发展相关专利的能力等。而且在出资主体上，明确界定了专利权人，其他主体不享有以其出资的权利。
3、专利使用权，即专利权人依照专利法的规定将专利权许可他人使用，并收取一定使用费的行为。专利使用权出资包括两种方式：一是专利权人将自己所有的专利的使用权许可给公司作为出资，二是被许可人将自己获得许可的专利使用权出资。其中第一种方式容易理解，第二种方式容易出现争议，本文案例中的当事人即采取了第二种转许可使用的方式用于出资。
4、专利使用权包括独家、排他及普通许可三种方式，根据公司法关于股东出资的基本原理，如果以使用权出资，应当仅限于独家与排他许可使用，不包含普通许可。本文案例中的当事人即采取了排他性许可使用方式，以保证目标公司的权益不受损失。
5、由于技术为无形资产，缺乏市场公允价格，而且以技术出资也很难通过拍卖来的形式确定价值，因此在其价值评估时极易发生争议。故，律师建议务必委托有资质的评估机构按照公平合理的原则确定技术的价值，以免日后产生出资不实的问题。另外，以专利权出资的需要办理转让登记，以专利许可方式入资的则需要办理许可备案。
从市场角度来说，专利权价值发生变化在所难免，随时法定资本制向授权资本制的过渡，股东与公司之间通过协议对专利价值进行约束，可以在一定程度上有效解决价值减损风险，更能释放市场主体的活力。
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