专利变更（外观专利侵权）

专利法第三十三条　申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

专利法实施细则第五十一条　发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。

实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起2个月内，可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改。

申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。

根据上述法律和行政法规规定可以看出，专利法第33条对修改的内容与范围作出了规定。专利法实施细则第51条第1款对主动修改的时机作出了规定，专利法实施细则第51条第3款对答复审查意见通知书时的修改方式作出了规定。

一、修改的内容与范围

在实质审查程序中，为了使申请符合专利法及其实施细则的规定，对申请文件的修改可能会进行多次。审查员对申请人提交的修改文件进行审查时，要严格掌握专利法第三十三条的规定。不论申请人对申请文件的修改属于主动修改还是针对通知书指出的缺陷进行的修改，都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根外观据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。申请人在申请日提交的原说明书和权利要求书记载的范围，是审查上述修改是否符合专利法第三十三条规定的依据，申请人向专利局提交的申请文件的外文文本和优先权文件的内容，不能作为判断申请文件的修改是否符合专利法第三十三条规定的依据。但进入国家阶段的国际申请的原始提交的外文文本除外。 如果修改的内容与范围不符合专利法第三十三条的规定，则这样的修改不能被允许。

二、主动修改的时机

申请人仅在下述两种情形下可对其发明专利申请文件进行主动修改：

（一）在提出实质审查请求时；

（二）在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内，在答复专利局发出的审查意见通知书时，不得再进行主动修改。

三、答复审查意见通知书时的修改方式

根据专利法实施细则第51条第3款的规定，在答复审查意见通知书时，对申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改，如果修改的方式不符合专利法实施细则第51条第3款的规定，则这样的修改文本一般不予接受专利，但是，对于虽然修改的方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定，但侵权其内容与范围满足专利法第三十三条要求的修改，只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景，这种修改就可以被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而经此修改的申请文件可以接受。这样处理有利于节约审查程序。

但是，当出现下列情况时，即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而不予接受。

（一）主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围。例如，申请人从独立权利要求中主动删除技术特征，或者主动删除一个相关的技术术语，或者主动删除限定具体应用范围的技术特征，即使该主动修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，只要修改导致权利要求请求保护的范围扩大，则这种修改不予接受。

（二）主动改变独立权利要求中的技术特征专利，导致扩大了请求保护的范围。例如，申请人主动将原权利要求中的技术特征“螺旋弹簧” 修改为“弹性部件”，尽管原说明书侵权中记载了“弹性部件”这一技术特征，但由于这种修改扩大了请求保护的范围，因而不予接受。

（三）主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内变更容作为修改后权利要求的主题。例如，一件有关自行车新式把手的发明专利申请，申请人在说明书中不仅描述了新式把手，而且还描述了其他部件，例如，自行车的车座等。经实质审查，权利要求限定的新式把手不具备创造性。在这种情况下，申请人作出主动修改，将权利要求限定为自行车车座。由于修改后的主题与原来要求保护的主题之间缺乏单一性，这种修改不予外观接受。 （四）主动增加新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。

（五）主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。

如果申请人答复审查意见通知书时提交的修改文本不是针对通知书指出的缺陷作出的，而是属于上述不予接受的情况，则审查员应当发出审查意见通知书，说明不接受该修改文本的理由，要求申请人在指定期限内提交符合专利法实施细则第五十一条第三款规定变更的修改文本。同时应当指出，到指定期限届满日为止，申请人所提交的修改文本如果仍然不符合专利法实施细则第五十一条第三款规定或者出现其他不符合专利法实施细则第五十一条第三款规定的内容，审查员将针对修改前的文本继续审查，如作出授权或驳回决定。

本文由北京知寰律师事务所黄继保律师团队撰写整理，部分内容来自网络，著作权归原作者，侵删。