专利代理人资格备案是什么意思(成为专利代理人的资格是什么)

↑↑↑ 为您讲述精彩普法内容的“上海高院”头条号

专利代理机构违约责任损害赔偿范围的确定

——朱某某诉宏景公司、宏威公司

专利代理合同纠纷案

作者：杨馥宇

杨馥宇

专利代理合同履行过程中，当事人约定由第三人向委托人履行合同的，若该第三人不履行或其履行不符合合同约定，仍由原签订合同的专利代理公司向委托人承担违约责任。关于委托人所遭受损失的赔偿，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。具体而言，专利代理费和申请费属于直接经济损失应当予以赔偿；对于专利研发的各项投资费用应综合考虑专利申请的技术领域、技术攻关难度、专利权类型等因素酌情确定；对于专利授权后的预计收益，由于基于专利展开的商业活动具有不确定性，显然会超出专利代理公司订立合同时的预期，而一项专利最终能够得以实施并取得成功除考虑专利本身的价值外，还与市场需求、营销模式等其他多种因素密切相关，对于该部分费用应参考专利本身的价值等因素酌情确定。

基本案情

原告朱某某诉称，原告与被告上海宏景商标代理有限公司（以下简称宏景公司）订立专利申请代理委托合同，约定由宏景公司代理原告的专利申请事宜。合同签订后，被告宏景公司的时任法定代表人滕某负责与原告沟通，并进行专利申请。2010年左右，因滕某离职，被告宏景公司告知原告与被告上海宏威知识产权代理有限公司（以下简称宏威公司）的法定代表人袁某联系是什么，由袁某负责相关专利申请代理事宜。该专利于2015年已获得授权，但由于两被告未将此事告知原告，两被告和原告均未在规定时间内至专利局办理登记手续，该专利被视为放弃。

原告认为

两被告工作失误致使其未能获得专利权，给原告造成巨大经济损失，要求两被告返还代理费及申请费、实审费6,555元及相应利息6,089.58元、专利研发各项投资是什么费用76,800元及利息27,552.32元、专利成功后预计转让收益3,000,000元以及因诉讼而发生的各种开支93,035元，以上共计3,210,031.90元。

被告宏威公司辩称

宏威公司不是合同的签订方，涉案合同于2008年12月3日签订，而宏威公司于2009年4月才成立，宏威公司不是合同当事人，不应承担相应的赔偿责任。

被告宏景公司辩称

原告作为专利申请人，应当对专利申请的进程负有较高的注意义务，专利局未将专利授权的信息送达原告，原告自身亦存在过错，原告主张的赔偿数额过高，缺乏事实及法律依据。

上海知识产权法院经审理查明，2008年12月3日，原告朱某某与被告宏景公司签订专利申请代理委托合同，约定宏景公司为朱某某的技术方案申请中国专利，申请代理费3,000元，实际审查代理费3,000元等。合同附有在沪联系人朱某的通讯地址和电话等联系方式。审理中，原告表示由于其长期不在上海，故在签订合同时明确告知宏景公司与在沪联系人进行联系，同时在合同上注明了在沪联系人朱某的联系方式。

与原告签订上述专利申请代理委托合同的是被告宏景公司的原法定代表人滕某，其名片显示宏威公司和宏景公司的企业名称，右侧注明专办专利商标，并附有地址、电话及邮箱等信息。合同签订时，宏威公司尚未成立。

合同签订后，原告朱某某向宏景公司支付代理费及申请费6000余元。

合同签订后，滕某为原告办理专利申请事宜。

2010年10月左右

原告致电被告宏景公司，宏景公司告知其滕某已经离开，此事与宏威公司的法定代表人袁某联系。

2011年7月

原告向袁某询问涉案专利申请进程，袁某的助理顾某诗回复邮件称案件仍在实审中请耐心等待，并在附件中告知案件的审理进度。

2011年8月

袁备案某向原告送达国家知识产权局出具的发明专利申请进入实质审查阶段通知书。

2014年5月15日

袁某的助理发邮件给原告并抄送宏威公司法定代表人袁某和经理麦某某，称涉案专利已经完成第三次审查意见答辩，需等待审查员的回复，并称有进展将及时通知原告。

国家知识产权局专利公布公告显示

2014年4月意思30日

公告送达涉案专利的审查意见通知书

2014年9月10日

公告送达办理登记手续通知书

2015年3月18日

公告送达视为放弃取得专利权通知书

2015年8月12日

专利权视为放弃，放弃生效日为2010年7月28日

原告得知涉案专利权视为放弃的消息后，多次与宏威公司交涉未果，故诉至法院。

上海知识产权法院一审判决：被告宏景公司应于判决生效之日起十日内赔偿原告朱某某经济损失100,000元；二、驳回原告朱某某的其余诉讼请求。一审判决后，原告朱某某、被告宏景公司不服，均向最高人民法院提起上诉。最高人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。

法院生效裁判认为：原告朱某某与被告宏景公司签订专利申请委托代理合同，约定被告为原告办理专利代理事务。在涉案合同的履行过程中，自2010年10月起，就涉案专利的申请事宜原告均与宏威公司的法定代表人袁某进行沟通，宏威公司以其行为参与涉案合同履行。由于原告并非专业的专利代理机构，且其长期不在上海，所以在签订合同时特别注明在沪联系人的联系方式，两被告公司对此事属于明知，却未将原告的正确联系方式告知国家知识产权局，且被告宏景公司本身的地址亦不能成功送达，故审查通知未能成功送达由两被告公司造成。然而，宏威公司虽然参与了涉案合同的履行，但其并非涉案合同的相对方，在涉案合同签订时，宏威公司尚未成立。即使由于宏威公司的过错造成相关文件通知未能及时送达，鉴于宏威公司并非涉案合同的相对方，其不应承担相应的违约责任，因合同瑕疵履行的违约责任仍由被告宏景公司向原告承担。

关于赔偿数额，法院认为，关于专利代理费及申请费、实审费属于原告因被告不履行合同义务而遭受的直接经济损失，应当予以支持；关于专利研发的各项投资费用，应综合考虑涉案专利申请的技术领域、技术攻关难度、专利权类型等酌情予以确定；关于专利成功后预计转让收益，如果合同正常履行，在涉案技术符合专利法授权条件的前提下，原告的申请应该获得专利授权，这是被告可以预见的范围。但是在专利授权后，基于该专利展开的商业活动可能带来的收益具有不确定性，显然超出了被告订立合同时的预期。而一项专利最终能够得以实施并取得成功除了考虑专利本身的价值外,还与市场需求、营销模式等其他多种因素密切相关，故对于原告主张的专利授权后预计转让收益部分的赔偿费用，法院参考专利本身的价值等因素酌情予以确定；关于因诉讼发生的各种开支，由于本案系合同纠纷，而涉案合同并未就合理费用作出约定，故对于原告的该主张不予支持。

典型意义

专利代理合同是专利代理机构作为受托人与委托人就办理专利申请或者办理其他专利事务所订立的专利合同。专利代理合同本质上是委托合同，当事人双方是专利代理机构和委托人，专利代理机构的职责是接受委托人的委托，代为办理专利相关的各项事务，包括专利申请、提出复审、参加无效宣告程序等。专利代理合同纠纷案件的审理不仅关系当事人合法权益的保障，而且涉及专利代理行业健康有序发展，对此类纠纷明确相关裁判规则具有重要意义。

通常而言，合同法的一般规则对专利代理合同均适用，但是基于专利制度本身的特殊性，此类案件审理也有特殊考量因素。具体而言，本案涉及以下几方面问题：

一

专利代理公司过错的认定

由于专利代理行为具有技术性和复杂性，判断专利代理机构履行合同是否符合标准、是否全面履行合同有时具有一定的难度，对于因专利代理质量引发纠纷的案件尤为如此。笔者认为，一人的方面，专利制度的复杂性决定了专利权的效力及保护是由诸多因素决定的，不能将专利代理机构视为无所不能的代理主体，认为其应当提供该技术方案所能获得的最高水准的保护；另一方面，专利代理有严格的资格准入制度，应当达到专业人员的行为标准，故不能对代理机构履行义务的能力期望过低，使专利代理机构有较多的推卸理由。由于专利代理机构是以专业知识为委托人提供专利申请等服务，其承担的注意义务应当以本领域普通专利代理人所承担的注意义务为标准，应达到本行业平均的注意义务及专业技能水平。

本案中，由于审查通知未能成功送达导致专利权被视为放弃，给委托人造成严重的损失。通常而言，对于专利代理申请的程序性事项，专利代理机构具有专业性的优势，应当积极履行相应责任，避免委托人丧失专利申请程序中的相关权利，这显然属于一个普通专利代理机构合理注意义务的范畴。由于原告并非专业的专利代人的理机构，且其长期不在上海，所以在签订合同时特别注明在沪联系人的联系方式，被告对此事属于明知，却未将原告的正确联系方式告知国家知识产权局，且被告宏景公司本身的地址亦不能成功送达，故审查通知未能成功送达显然系由被告的重大过错造成。

需要注意的是，在专利代理合同履行过程中，委托人同样负有及时通知的义务，例如，若委托人变更了地址而未及时告知，导致专利代理机构无法与之取得联系时，相应的过错责任应当由委托人承担。

二

合同违约责任承担主体

由于债权是一种相对权，基于债的相对性，债权人只能向债务人主张，请求债务人向债权人履行债务。债务人以外的其他一切人，对债权人不负有履行义务，除非依法构成债权侵害或者以法律或者约定由债务人以外的第三人负赔偿责任或者给付义务。

专利代理合同的签订主资格体为委托人和专利代理机构，但是在实际履行过程中，可能涉及由第三人代为履行的情况。专利代理合同通常约定代理机构接受委托人委托，指派某某专利代理人依法办理专利代理事务，实际办理专利代理事务的是具体的专利代理人；还可能存在的情况是专利代理机构的关联企业实际从事代理事务的情况。此时，如果第三人不履行或者其履行不符合合同约定，相应的责任仍专利代理由签订合同的专利代理机构承担。

本案中，在涉案合同的履行过程中，被告宏景公司告知原告就合同履行与被告宏威公司联系，且自2010年10月起，原告就涉案专利的成为申请事宜均与宏威公司的法定代表人袁某进行沟通，宏威公司实际上以自己的行为表示其愿意履行合同并参与合同的履行。然而，宏威公司虽然参与了涉案合同的履行，但其并非涉案合同的相对方，在涉案合同签订时，宏威公司尚未成立。即使由于宏威公司的过错造成相关文件通知未能及时送达，鉴于宏威公司并非涉案合同的相对方，根据原《合同法》第六十五条之规定，其不应承担相应的违约责任，因合同瑕疵履行的违约责任仍由被告宏景公司向原告承担。原告要求两被告承担连带责任的诉请，法院不予支持。

三

违约损害赔偿的范围

原《合同法》第一百一十三条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。原则上说，通过赔偿损失，应使受害人处于如同合同已经履行的状态。⁴然而为了防止赔偿范围的无限扩张，该条款又通过可预见规则对赔偿范围进行限制。

由于专利的授权可能带来的商业价值难以估量，故对于专利代理合同而言如何确定合同履行利益、如何判断专利代理机构可预见的范围显得尤为重要。本案中，原告主张的损失包括以下四个部分: 专利代理费及申请费、实审费及相应利息;专利研发各项投资费用及利息；专利授权成功后预计收益；因诉讼而发生的各种开支。对此，分别评述专利代理如下：

首先，关于专利代理费及申请费、实审费属于原告因被告不履行合同项下义务而遭受的直接经济损失，显然属于专利代理机构违约应当赔偿的范围，但是由于合同约定的代理费通常不高，该笔费用显然无法弥补委托人因丧失专利授权而造成的损失代理人。

其次，关于专利研发的各项投资费用，通常该笔费用应由委托人举证，但是具有极大的难度。因为专利的研发并非一蹴而就，而是需要大量长期的投入，除了证据本身难以搜集外，即使存在某笔开支，委托人也难以证明其与涉案技术方案研发之间的关联性，故此类证据被法院采信的几率很低。尽管如此，不可否认的是，研发一项涉案技术方案必然会投入金钱和时间，对于该部分的费用，法院通常会考虑涉案专利申请的技术领域、技术攻关难度、专利权类型等酌情予以确定。

再资格次，关于专利授权后预计收益，此部分收益是原告损害赔偿主张的专利主要部分，原告认为其专利技术具有极高的商业价值，原告在获得专利授权后能够获得巨大收益，然而如何判断专利授权后的收益是非常困难的，此时就要受到可预见规则的约束。一代理人般而言，如果合同正常履行，在涉案技术符合专利法授权条件的前提下，原告的申请应该获得专利授权，这是被告可以预见的范围。但是在专利授权后，基于该专利展开的商业活动可能带来的收益具有不确定性，显然超出了被告订立合同时的预期。而一项专利最终能够得以实施并取得成功除了考虑专利本身的价值外,还与市场需求、营销模式等其他多种因素密切相关。笔者认为，在判断专利授权后的收益时，首先应重点考虑专利本身的价值因素，充分评估涉案专利技术对现有技术的备案贡献，并结合市场情况作出判定，必要时可以委托专业评估机构进行评估。对于评估报告，应当充分分析其科学性、合理性，脱离专利技术价值本身而仅注重商业分析的评估报告不应被采信。此外，有些技术方案可能在其他国家同样申请专利并获成为得授权，可以将该技术在其他国家实施的情况作为参考因素判断专利授权后可能带来的价值。

最后，对于因诉讼发生的各种开支，如果涉案合同对该笔费用意思作出明确约定，法院通常予以支持，对未做明确约定的，一般不予支持。

1、参见（2006）海民初字第26379号民事判决书

2、魏振赢主编：《民法》，北京大学出版社高等教育出版社2017年版，第358页

3、该规定现规定于《民法典》第五百八十四条

4、魏振赢主编：《民法》，北京大学出版社高等教育出版社2017年版，第486页

该案例在2021年度全国法院系统优秀案例分析评选活动中获优秀奖

案例索引

一审案号：上海知识产权法院（2018）沪73民初399号

二审案号：最高人民法院（2020）最高法知民终220号