原告认为，被告作出的苏37号决定认定事实不清，适用法律错误，行政执法程序错误，应当予以撤销。

裁判结果

南京市中级人民法院一审判决：撤销被告江苏省工商行政管理局于2014年6月23日作出的苏工商案〔2014〕00037号行政处罚决定。

江苏省高级人民法院于2016年9月13日作出二审判决：驳回上诉，维持原判。

裁判理由

被告省工商局作出的苏37号决定主要证据不足，应9类当予以撤销。被告认定被控侵权鞋子商品上使用的标识与涉案注册商标构成近似、容易导致混淆的理由和证据不充分。被控侵权鞋子商品上使用的标识与涉案注册商标不构成近似，即ameng便构成近似，也不容易导致混淆。

△被控侵权商品

△被控侵权鞋子商品上使用的标志

△被控侵权鞋子商品上使用的标志

首先，被控侵权鞋子商41类出售品上使用的标识与涉案“NATIVE CLUB”注册商标不构成近似。被告认为，两者主要的共同点在于都使用了“NATIVE”的英语第单词，但是相比该共同点，两者存在的显著区别更多。一方面，从整体上进行比对，两者文字的内容、字形、含义、读音均不同。被控侵权标识为“native”一个单词，涉案注册商标为“N商标ATIVE”和“CLUB”两个单词组合构成的词组；被控侵权标识为小写的美术字体，涉案注册商标为大写的普通字体；被控侵权标识的含义并不唯一，当其为形容词时，含义包括“天生的”“本土的”“母语的”“朴素的”等，当其为名词时，转让含义包括“本地人”“本国人”“土著”“原住民”等，涉案注册商标的含义除“本土的俱乐部”外也可以有多种含义。

另一方面，从局部上进行比对，被控侵权标识与涉案注册商标中的“NATIVE”部分也存在显著区别。被告和第三人均认为，“NATIVE”系涉案注册商标的主要部分，本院认为，涉案注册商标是两个单词组合而成的词clug组商标，“NATIVE”和“CLUB”都是该商标的重要组成部分，即便“NATIVE”是涉案注册商标的主要部分，被控侵权标识也与之明显不同，除上述大小写和字体的差异之外，被控侵权标识对部分字母进行独创性的设计，将字母“t”和“e”进行了变形处理，其中字母“t”上面的一横仅保留了右半部分，字母“e”的开口上端倾斜呈张开的嘴巴状，图一标识还在开口中嵌入了“SHOES”的英语单词，被控侵权标识呈现较为显著和美观的视觉效果，而涉案注册商标并没有特殊的视觉效出售果。故将被控侵权商品上使用的标识与涉案注册41类商标进行比对，两者无论转让是从整体上还clug是从局部上看都不构成近似。

图一

其次，即便被告采信国家商标局《商标驳回通知书》中认定图二标识与涉案注册商标构成近似的观点并无不当，被告认定两者容易导致混淆也证据不商标转让足。2013年6月24日，国家商标局就第三人玻特公司申请注册的第10804961号图二商标作出《商标驳回通知书》，认定该商标与涉案注册商标构成近似，被告在庭审中陈述该通知书是被告比对两者近似的主要依据。但本案中，原告东赤公司已提供证据证明，第三人申请注册的第10804961号商标已于2014年5月27日通过初审公告。对此事9类实各方当事人并无异议，但对于该商标通过初审公告的理由却各执一词，原告认为国家商标局已认定第三人申请注册的与被控侵权标识一致的图二商标与涉案注册商标不构成近似，被告和第三人认为该第商标通过初审公告是由于第三人已拥有涉案“NATIVE CLUB”商标。

图二

本院认为，本案中，被告作出行政处罚的时间晚于第10ameng804961号商标通过初审公告的时间，被告作为作出行政处罚的行政机关，应当审慎地核实证据，在第10804961号图二商标已初审公告的情况下还直接采信国家商标局《商标驳回通知书》中的观点有欠妥当。且不论第10804961号商标通过初审公告的理由如何，从第三人玻特公司不服国家商标局的驳回决定、申请复审时提交的《驳回商标注册申请复审申请书》来看，玻特公司也认为第10804961号图二申请商标与涉案第4945623号“NATIVE CLUB”引证商标不构成近似商标。

同时，本院认为，即便被告采信《商标驳回通知书》中认定第10804961号商标与涉案注册商标构成近似的观点并无不当，被告认定被控侵权鞋子商品上使用的标识与涉案注册商标容易导致混淆的证据也不足。一方面，从主观上看，原告没有混淆被控侵权商品来源的主观意图。本案中，原告东赤公司经广州市宝太集合商贸有限公司的授权在“THE SHOES BAR”专柜内销售native品牌系列产品，原告销售的被控侵权鞋子商品也是从该公司合法采购，并初始来源于加拿大内蒂夫公司和香港内蒂夫公司。原告并没有混淆被控侵权商品与涉案注册商标商品来源的主观意图。

另一方面，从客观上看，涉案注册商标的显著性不强且没有知名度，被控侵权鞋子商品不会与涉案注册商标商品产生混淆。本院认为，判断商标是否构成近似、是否容易导致混淆，可以考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。涉案“NATIVE CLUB”注册商标是普通的文字商标，显著性并不强，而且单纯的英语文字商标对于中国普通消费者而言，其识别性和辨识度更弱一些。同时，涉案注册商标也没有任何知名度，虽然其核准注册的时间较早，但从现有证据来看，涉案注册商标的专用权人住商纺织品株式会社没有实际使用该商标，第三人玻特公司自2014年2月14日方与商标权人签订《商标使用许可合同》，而原告于2012年1月1日即从广州市宝太集合商贸有限公司取得了native品牌系列产品的代理权，可见原告销售被控侵权鞋子商品不会与涉案注册商标商品产生混淆，不会使消费者对被控侵权鞋子商品的来源产生误认或者认为其来源与涉案注册商标的商品有特定的联系。

不仅如此，本案中，第三人玻特公司提供的其生产、销售的鞋子产品并没有规范使用涉案注册商标，相反还使用了与原告销售的被控侵权鞋子商品上字体、视觉效果相一致的标识，第三人并没有提供实际使用涉案注册商标的商品。而商标的作用主要在于区别商品的来源，注册商标专用权的保护范围应当以核准注册的商标和核定使用的商品为限，被告以第三人不规范使用涉案注册商标的产品作为与被控侵权鞋子商品进行比对的对象，从而认定被控侵权鞋子商品商标上使用的标识与涉案注册商标容易导致混淆没有事实和法律依据。

法官说法

南京市中级人民法院

周晔

本案被告省工商局作出的苏37号行政处罚决定是否应当予以撤销，其实质就在于认定东赤公司销售的使用图二、图一